(1)意見書の提出
例えば、指定商品『角瓶入りのウイスキー』に、商標『角瓶』が出願されました。この場合、基本的には「自他商品等の識別力がない」という拒絶理由が通知されるでしょう。商標は自分の商品と他人の商品とを区別するために使用するものですから、単に瓶の形状を表したにすぎない文字を、指定商品『角瓶入りのウイスキー』に使用しても、商品の包装形状、品質を表示するもので、本来的に商標の機能を果たさないと認められるからです。
ところが本件の場合、出願人が長年に渡り使用を継続した結果、需要者において出願人の業務に係る商品であることを認識することができるに至っていることを意見書により主張立証することで、登録されたのであります（もっとも、本事件は複雑な経緯がありますが）。このように意見書とは、審査官の判断に対して出願人が自己の意見を主張立証するための書面ですから、その主張が正当であるなら審査官の認定を覆して登録査定に導くことが可能です。
(2)手続補正書の提出
例えば、指定商品を『カセット』として出願したとします。そうすると、「指定商品の記載が不明確です」という拒絶理由が通知されるでしょう。この場合、指定商品の記載を『カセットテープ』に補正するならＯＫですとの、審査官のコメントがあるかもしれません。そのような場合には、出願人は手続補正書を提出して、記載不備を是正することにより登録を受けることが可能です。
また、指定商品『Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ』に、商標『ＸＸＸＸ』を出願したところ、自分の出願より先に「他人の先願先登録商標『ＸＸＸＸ』（指定商品『Ａ』）が存在する」ことを理由とする通知がされることがあります。このようなとき、その指定商品『Ａ』については、あまり必要がないと思えば、指定商品『Ａ』を削除する手続補正書を提出することにより拒絶理由が解消する場合があります。
(3)出願分割
さらに指定商品『Ａ』についても登録したいが、他の指定商品『Ｂ、Ｃ、Ｄ』については早く権利化して使用したいような場合、出願を分割するのも有効です。拒絶理由の対象となっていない指定商品と、対象となっている指定商品に分割し、拒絶理由の対象となっている部分については、じっくりと争うことができるからです。
争う方法としては不使用取消審判があります。商標法の目的は、使用により商標に化体した信用を保護することですが、登録して何年もたつのに実際には一度も使用されていない商標も多く有ります。そのような商標は保護するに値しないため、審判を請求して取消してしまうのです。取消すことができれば、この場合の拒絶理由は解消します。
(4)他人との交渉
また、引用された他人の先登録商標を譲り受けることによっても拒絶理由が解消します。引用された商標権者が「他人」ではなくなるからです。なお、審判請求や譲渡交渉などをする場合には、意見書において査定を待ってもらうように陳述しておくことが望ましいでしょう。審査官がその事実を知らなければ、拒絶査定を受けてしまうおそれがあるからです。
「出願に係る商標が他人の氏名または名称を含む場合」にも、拒絶理由が通知されます。このような場合には、その他人の承諾を受けることが有効な場合があります。人格権の問題であれば、本人が諒承すればよいからです。
(5)出願変更
出願内容の同一性を保持しつつ出願形式を、通常の商標登録出願、団体商標、防護標章登録出願の間で変更することができます。例えば団体商標が出願人としての「主体的要件を満たさない」との拒絶理由を受けた場合などに有効でしょう。
(6)その他
ここで記載した拒絶理由は、極一部を紹介しただけです。もし対処にお困りでしたら、身近な弁理士にご相談下さい。
弁理士 神谷 英昭
